김현태 변호사의 지적재산권법 컬럼

김현태 변호사 - 호주 실용특허 폐지 예고 (2)

컬럼
작성자
김현태
작성일
20/10/17 17:09
조회수
6497
실용특허는 출원 후 형식적인 요건만 충족시키면 1-2개월 내 등록증을 받을 수 있습니다. 그러나 앞서 설명한 바와 같이 제3자를 상대로 한 권리행사를 위해서는 실체심사를 통과해서 심사인증서를 받아야 합니다. 실체심사의 통과 기준으로는 크게 신규성 (이미 공개된 기술이나 문헌에 나와있는 발명인지) 과 진보성 (기존 관련 기술에 비추어 얼마나 진보적인지) 조건이 있는데, 실용특허의 진보성 (innovative step)은 일반특허의 진보성 (inventive steps)보다 기준이 상대적으로 낮습니다. 그도 그럴 것이 실용특허가 일반특허보다 낮은 수준의 기술들을 법적으로 보호해 주기 위한 제도인데 실용특허의 진보성 기준이 높으면 일반특허와 큰 차이가 없어질 수도 있기 때문입니다.

2008년에 있었던 Delnorth Pty Ltd v Dura-Post (Aust) Pty Ltd [2008] FCA 1225 사건은 실용특허와 관련된 최초의 소송이자 이 사건 이후 대기업 및 해외기업들의 실용특허 출원건수가 크게 증가했다는 점에서 매우 의미 깊은 사건입니다. 이 사건에서 Delnorth는 도로 가에 설치되는 안전 막대와 관련된 실용특허를 이용하여 Dura-Post를 상대로 특허 침해를 주장했는데Dura-Post는 이에 대항하기 위해Delnorth의 특허를 무효로 해 달라며 연방법원에 제소했다 패했고 항소심에서도 고배를 마셨습니다. 항소심의 Gyles 판사는 실용특허의 발명이 당업자의 견지에서 기존 기술에 비추어 명백하게 (obvious) 유추할 수 있는 정도라도 그 차이가 어느 정도의 고안성이 있다면 실용특허의 진보성 기준을 충족시킨다고 판시했습니다. 즉, 실용특허의 진보성 기준이 일반특허의 그것보다 매우 낮게 평가되어야 한다는 법원의 판례여서 쉽게 실용특허를 받을 것으로 기대된 대기업들의 출원이 증가하게 된 계기가 되었습니다.

한편, 어떤 기업들은 일반특허로 출원한 후 침해 상대의 제품을 평가하여 다수의 실용특허로 분할한 후 공격하는 전략을 택하기도 하는데 아동용 카시트를 만드는 Britax Childcare가 1건의 일반특허와 이 특허에서 분할한 9건의 실용특허를 이용해 Infa-Secure 를 상대로 소송한 사건이 대표적 사례이었습니다 (Britax Childcare Pty Ltd v Infa-Secure Pty Ltd [2012] FCA 467). 이러한 배경에서 호주 정부는 실용특허의 폐지를 결정했고 이제 입법화를 거치면 수년 내 호주의 실용특허는 역사 속으로 사라질 전망입니다.


면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 속한 법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: [email protected], Phone. +61 2 9233 1411
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