김현태 변호사의 지적재산권법 컬럼

김현태 변호사 - 진정 상품의 병행 수입 (3)

칼럼
작성자
김현태
작성일
07/02/18 15:24
조회수
10086
지난번 칼럼에서는 두 차례에 걸쳐 호주 내에서의 병행 상품 수입시 발생할 수 있는 법적 이슈를 살펴보았습니다. 독자분들 중 본인이 호주 내 총판권자 또는 병행 수입업자라며 구체적으로 어떤 점을 확인해야 하는지 문의하시는 분들이 있어 이번 호에서는 실무적인 관점에서 좀 더 다뤄보겠습니다.

2012년 론스데일 (Lonsdale) 케이스 판례에 따라 호주 내 상표권자가 해외 제조사가 아닌 호주 총판권자인 경우 병행 수입된 진정 상품 (genuine products)의 호주 내 수입 및 유통이 불가능합니다. 따라서, 병행 수입업자의 입장에서는 수입하고자 하는 상품에 사용된 상표가 호주 내에서 누구의 이름으로 등록되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 병행 상품 수입업자는 해외 제조사의 보증 (warranty)을 제공할 수 없기 때문에 광고 시 소비자를 오인 혼동할 수 있는 표현을 삼가야 합니다.

총판권자 입장에서는 제조사의 허락을 얻어 자신의 이름으로 호주 내 상표 등록을 진행하는 것이 안전합니다. 그런데, 통상 해외 제조사들은 브랜드 소유권을 해외 총판권자에게 넘기는 것을 꺼려하는 경우가 많습니다. 왜냐하면 사업 관계가 좋을 때는 문제가 안될 수 있는데 나중에 서로 관계가 틀어지면 상표권을 되찾아 오기가 어려울 수 있기 때문입니다.

이럴 경우를 대비해서 총판 계약서 상에 총판권자 이름으로 상표 등록하는 것을 허락하되 이 권리가 총판 계약과 연동되도록 하는 방법이 있습니다. 즉, 총판 계약이 만료 또는 종료될 경우 등록된 상표를 해외 제조사에게 양도해야 한다는 조건부 양도 (conditional assignment) 조항을 넣는 식입니다. 여기서 주의할 것이, 조건부 양도 조항을 통해 호주 총판권자가 상표 등록을 했는데, 실제 영업 관계에서는 해외 제조사와 총판권자가arms-length 관계를 유지할 경우입니다. 즉, 해외 제조사가 호주 내 영업과 관련하여 총판권자에게 실질적 영향력을 행사할 경우 비록 상표권이 총판권자의 이름으로 등록되어 있다고 하더라도 호주 내 수입된 병행 수입 상품에 사용된 상표는 상표권자의 동의를 얻었다고 볼 수 있기 때문입니다. 이 경우 병행 수입 상품은 상표법 위반없이 호주 내 합법적으로 유통될 수 있습니다.

실무에서는 국제적으로 얽혀있는 총판계약, 라이센스계약 등의 세부 내용이 복잡한 경우가 많아 관련된 사업을 시작하시기 전에 반드시 전문가의 법적 조언을 받고 진행하시는 것이 안전할 것입니다.



면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 속한 법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: [email protected], Phone. +61 2 9233 1411
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